一、引言

在发明专利申请的实质审查程序、实用新型专利权评价报告、复审与无效审查程序以及后续的行政，诉讼程序中在新颖性和创造性的判断中经常涉及“惯用技术手段”，通常关于“惯用技术手段”会成为争论的焦点。由此可以看出，对“惯用技术手段”的正确理解和分析是评价创造性的一个重要的评价标准，进而影响到专利的确权。

二、常用技术手段的概述

近来的专利审查实践中，“惯用技术手段”已经越来越多地被审查员使用作为评判创造性的依据。由于审查员可以无需对所声称的“惯用技术手段”承担任何举证责任，因此，对于“惯用技术手段”的认定在我国审查实践中实际上属于审查员的个人主观判断。在评述发明专利申请文件的新颖性或创造性时，在基于最接近对比文件评述掉相同技术特征后，在余下的区别技术特征没有其他对比文件评述时，即，审查员在未检索到对比文件的情况下倾向于作出“该区别技术特征属于本领域惯用技术手段”判断。

通常在审查意见中，“惯用技术手段”通常出现在如下条件中：

1、区别技术特征确实为本领域技术人员为解决技术问题通常采用的技术手段，例如“采用蜂鸣器作为报警提示装置”或者“利用键盘作为输入工具”等。

2、审查员并没有找到区别技术特征相关的对比文件，只是简单将区别技术特征作为“惯用技术手段”技术评价。

3、审查员依据自己掌握的技术知识，认为区别技术特征为“惯用技术手段”。

针对后两种情况，需要代理人认真分析具体情况，做出具有针对性和说服力的答复意见。

专利法规定，授予专利权的发明或者实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性（参见专利法第22条），因此，创造性是发明和实用新型审查过程中重要环节。在创造性的审查及答复过程中，涉及审查意见中对公知常识的使用及意见陈述中对公知常识的辩驳非常普遍。

《专利审查指南》对创造性审查基准中对“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”中提到了公知常识的概念，审查指南中列出了现有技术中存在技术启示的情况：“（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段……”（参见审查指南2010板第二部分第四章第3.2.1.1节）”。同时，审查指南还规定了审查员对于公知常识的举证责任：“如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”(参见审查指南2010版第二部分第八章第4.10.2.2节)，但也规定了审查员可以在无需举证的情况下而仅凭说理来作出区别技术手段属于本领域惯用技术手段的结论。

从上面的规定可知，审查指南并没有对惯用技术手段的内涵和性质进行严格的定义。因此，对惯用技术手段的认定标准的把握尺度存在一定的难度，难以仅通过教科书或工具述的记载的确凿证据来认定惯用技术手段。但是，如果不借助任何依据便认定区别技术特征为惯用技术手段，则会造成对专利申请创造性尺度把握不一致，影响专利质量。因此，在审查意见通知书中，审查员大多数的情况借助逻辑分析和说理的方式来认定区别特征是否属于惯用技术手段。这就导致，审查员对于“惯用技术手段”的认定带有一定的主观性。

对于惯用技术手段，属于公知常识的其中一种类型，我们可以从“公知常识”的字面入手来理解这一术语。所谓“公知”意味着技术特征具有普遍性，即“众所周知”，是为公众普遍认同或“同意”的，并非只有少数专业技术领域人才通过学习与训练才能掌握的知识，而应该是普通的知识，是人们在一定意义或一定范围内上共享的知识。值得注意的是，对“公知”的把握还应从时间性的角度进行考虑，如某一技术手段在申请日之前并不普遍，但是在审查的过程中，由于科学技术水平的飞速发展，该技术特征已经被本领域技术人员熟知，而被认为是惯用技术手段。审查员在审查过程中应当以专利申请日为界，以申请日之前的技术水平对申请文件的技术特征进行评判。而“常识”，则说明技术特征的直接性和清晰性，即“不证自明”，不需要经过推理或证明，没有疑义、清楚明白。

在实际的审查意见中，审查员还经常将区别特征认定为“惯用技术手段”、“容易想到的”等情况，但本质是与认定为惯用技术手段的情况性质形同，均可将其归类为区别技术特征被认定为惯用技术手段的情况。

三、关于惯用技术手段审查意见答复

1、从技术领域入手

对于审查意见中引用的对比文件，首先要确定该对比文件所属的技术领域，根据《审查指南》第2-53页第19-21行记载的“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”的规定，对于与本专利申请不同技术领域的对比文件公开的技术特征，并非适用于本专利申请所属的技术领域，那么也就不是本领域的公知常识。

2、从技术问题入手

对于一项技术方案而言，可以看作由三个主体部分构成：技术问题、技术手段以及技术效果。一般来说，发明人在提出技术手段之前，需要首先确定所要解决的技术问题，有时候，一项技术方案的难点就在于提出和发现技术问题本身，可以说发明人发现并确定技术问题的过程就付出了实质的创造性劳动，是非显而易见。因此，可以通过发现技术问题时的非显而易见性来衡量技术方案本身具有创造性。

示例性的，如，要求保护的发明涉及一种印刷设备，其特征是部件A采用不易变形的材料B。审查员直接用“三步法”得出的区别特征是部件A采用不易变形的材料B，并且认为发明实际解决的技术问题是如何使部件A不易变形，已知材料B是一种不易变形的材料，因此部件A采用不易变形的材料B是本领域技术人员的惯用技术手段。然而，该发明真正所要解决的技术问题是“印刷时纸张跑偏”的问题，发明人发现引起“印刷时纸张跑偏”的根本原因是“部件A的变形问题”，而本领域技术人员在此之前并不知道“印刷时纸张跑偏”的根本原因。因此采用不易变形的材料B来制造部件A以解决印刷时纸张跑偏这个技术问题实际上是非显而易见的，该技术特征并不属于本领域的惯用技术手段。

3、从技术效果入手

（1）该技术特征具有预料不到的技术效果

根据审查指南2010第二部分第四章5.3中记载，发明取得预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象，这种“质”的或者“量”的变化是事先无法预测或推理出来的。根据审查指南的规定，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则该技术特征必不是本领域的惯用技术手段，不必怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定本申请文件的具备创造性。

例如，本领域技术人员在准备黑色橡胶配料时，加入的碳黑含量一般在3%左右。发明人将加入的碳黑含量从3%增加至30％。事实证明，加入30％碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能。因此，将碳黑含量从3%增加至 30%这一技术特征具有预料不到的技术效果，并不属于本领域的惯用技术手段。

（2）该技术特征在本申请文件的所起达到的技术效果与在现有技术中所达到的技术效果不同

该技术特征在现有技术中所达到的技术效果一般为本领域的技术人员所熟知，但是该技术特征在本申请文件中达到的技术效果与现有技术中达到的技术效果不同，不应认为该技术特征为本领域的惯用技术手段。

4、从技术方案的整体性入手

《审查指南》第2-53页第19-21行记载“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”据此规定，审查员在对专利申请进行审查的过程中，要将发明作为一个整体看待。那么，对于被审查员评述为惯用技术手段或公知常识的技术特征，在针对审查员的审查意见进行答复时，代理人也要将技术方案视为一个整体，即将技术特征置于技术方案之中，确定该技术特征在解决技术问题时所起到的作用，该技术特征所达到的技术效果，以此作为意见陈述的重点，说明本发明的包括该技术特征的权项具备创造性。

5、从是否存在结合启示入手

对于一项发明创造的申请文件，审查员确定了与该申请文件的技术特征最接近的对比文件，同时将其余的区别技术特征评述为惯用技术手段，给出的结论是：基于该惯用技术手段与对比文件结合能够得到本申请文件的技术方案。

此时，可以从两方面考虑是否真正存在结合启示：

（1）对比文件中给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会想到在对比文件中应用该区别技术特征

在答复审查意见时，可以将该区别技术特征带人到对比文件的技术方案中，考察该区别技术特征在对比文件中是否能够产生同样的技术效果。如果对比文件明确指出不能采用某个技术特征来解决特定的技术问题，而本申请克服了对比文件中的偏见，即偏偏就用该技术特征来解决该特定的技术问题并且达到了相应的技术效果，则申请人可以争辩对比文件给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会有动机将该技术特征应用到对比文件中以得到本申请技术文件。

（2）将该技术特征应用到对比文件中会导致对比文件的技术方案无法实施或者达不到预期的技术效果

对比文件中尽管没有给出明确的不能采用某个技术特征来解决特定问题的说明，但通过研究对比文件的技术特征发现将被认定为惯用手段的区别技术特征加入后，对比文件的技术方案无法实施，则同样可以认为本领域技术人员没有动机将区别技术特征应用到对比文件中以得到本申请技术文件。由此可以认为该区别技术特征在本申请文件中不是本领域技术人员的惯用技术手段。

此外，在审查意见的答复过程中，还可以依据《审查指南》第2-117页第20-22行记载的“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提高相应的证据予以证明”的规定，要求审查员提供证据，将被评述为公知常识的技术特征在本发明中的所起的作用与其在对比文件中所起的作用进行对比，找到该技术特征在解决技术问题时所起到的作用，以及该技术特征所达到的技术效果的不同，说明该技术特征并非公知常识，进一步证明包括该技术特征的权项具备创造性。

四、结语

专利审查中审查员采用惯用技术手段进行新创性评述时，常常成为代理人或申请人进行克服新创性答复时的难点，代理人和申请人可以结合上述策略进行争辩。代理人或申请人在撰写申请文件时，可以通过主动列举惯用技术手段，说明本申请采用的技术手段与现有技术手段的区别，一定程度上可以避免审查员将区别技术特征认定为惯用技术手段。与此同时，需要颁布相关的法律、法规给出评述惯用技术手段的参照标准，保证专利审查的公平、公正，减少主观因素的对专利审查的影响。

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